Já abordamos por aqui a importância do registro de marcas realizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), regulamentado pela Lei nº 9.279/1996, para garantir que a sua marca é única e, assim, proteger contra plágio dentro do seu mercado de atuação.
O que é marca de posição?
Em 2021, o INPI incluiu mais uma possibilidade de registro: a marca de posição. Esse tipo de registro considera a posição de um sinal ou elemento em um produto registrável, ampliando as formas de proteção para marcas. Essas alterações foram introduzidas pela Portaria INPI/PR nº 37.
Além dos critérios gerais para o registro de marca, foram acrescentados dois requisitos adicionais para o deferimento de uma marca de posição:
(i) que seja composta por um sinal em uma posição específica e singular em um suporte; e,
(ii) que essa combinação não tenha um efeito técnico ou funcional, ou seja, que o sinal não ocupe o suporte para obter um resultado que seja técnico para atingir uma funcionalidade.
Isso significa que para uma marca ser considerada marca de posição, é importante que a posição do sinal seja identificador da marca e que possa diferenciá-la no mercado. Ou seja, precisa ser única e distintiva no mercado de atuação. Além disso, é importante entender que se o sinal estiver posicionado por um motivo técnico ou devido ao funcionamento do produto, o registro não poderá ser realizado. Portanto, para o registro, é considerado a disposição do sinal no produto ou embalagem, sendo necessário que a posição do sinal no produto se diferencie dos demais no mercado.
A tentativa de registro do solado vermelho dos saltos Louboutin
Recentemente, a Louboutin, renomada empresa de calçados de luxo, ganhou destaque em razão de sua tentativa de registro do solado vermelho característico de seus saltos altos, pedido este depositado sob o processo de nº 901514225. No caso em questão, o INPI indeferiu o pedido contrariando decisões de diversos países que já haviam concedido proteção semelhante à Louboutin.
Na decisão, o INPI entendeu que o solado vermelho dos saltos altos da Louboutin não preenche os requisitos que mencionamos acima. Ou seja, que a posição do solado vermelho não diferencia a marca Louboutin das outras marcas que comercializam saltos altos no mercado.
A decisão do INPI gerou controvérsias e, em resposta, a Louboutin decidiu ajuizar uma ação, que ainda está em curso, com o objetivo de anular a decisão do INPI. Entre os seus argumentos, alega que o Instituto desconsiderou princípios constitucionais como a legalidade e a isonomia ao basear sua decisão em um exemplo do Manual de Marcas, enquanto deferiu outros pedidos de registro semelhantes, como é o caso das três ilhoses idênticas no tênis da Osklen (processo nº 830621660).
Adicionalmente, a Louboutin sustenta que o solado vermelho é distintivo e evidentemente não existe em razão de técnica ou funcionalidade. A cor vermelha no solado, além de ser uma inovação estética no mercado de calçados, visto que os solados eram fabricados em cores opacas, representa uma identidade visual única da marca. Ainda, destacou que a marca já possui proteção enquanto marca de posição em diversos países, inclusive na França, razão pela qual deve ser observada a Convenção da União de Paris para conceder o registro no Brasil.
Nesse cenário, apesar da regulamentação vigente, o INPI ainda não possui entendimento uniformizado sobre o registro de marcas de posição. Por isso, algumas empresas optam por registrar suas marcas tanto como marca de posição, quanto como marca figurativa. Por exemplo, a Louboutin registrou anteriormente o solado vermelho em várias classes enquanto marca figurativa (processos nº 840117892, 840.117.906, 840.117.914, 840.117.922, 840.117.930), enquanto a Adidas optou por registrar as três listras de seu tênis da mesma forma (processo nº 826054978).
Se você está considerando registrar sua marca ou precisa de orientação sobre a melhor estratégia de proteção, o time jurídico L&O está à disposição para oferecer suporte especializado.
